Как заключить сублицензионный договор
Главное условие, при котором можно заключить сублицензионный договор, - согласие лицензиара на его заключение. Учтите, что такое согласие может ограничивать условия, на которых лицензиату разрешается предоставлять права использования объектов интеллектуальной собственности другим лицам. Кроме того, ограничения по срокам и объему передаваемых по сублицензионному договору прав в любом случае следуют и из самого лицензионного договора.
В остальном порядок заключения сублицензионного договора такой же, как и для лицензионного договора: в установленной (в силу общего правила - письменной) форме согласуйте существенные и иные нужные вам условия.
Как должно быть выражено согласие лицензиара
Важно, чтобы лицензиар выразил свое согласие письменно (п. 1 ст. 1238 ГК РФ). При этом дать согласие на заключение сублицензионных договоров он может:
• в самом лицензионном договоре. Для этого нужно включить в договор условие о праве лицензиата заключать сублицензионные договоры без получения дополнительного письменного согласия лицензиара;
• в отдельном документе. Специальных требований к такому документу нет, поэтому применяются общие положения ст. 157.1 ГК РФ о предварительном и последующем согласии на совершение сделки.
В предварительном согласии лицензиара нужно указать на предмет будущей сделки. В последующем должна быть указана сама сделка (п. 3 ст. 157.1 ГК РФ), например, реквизиты заключенного сублицензионного договора.
Имейте в виду, что лицензиар может отозвать свое согласие до заключения сублицензионного договора (п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10).
Однако полагаем, что, если лицензионный договор не предусматривает иное, отозвать в одностороннем порядке согласие, данное в виде условия договора, лицензиар не может без внесения изменений в договор.
К аналогичному выводу пришел Верховный Суд РФ относительно согласия арендодателя на заключение договора субаренды, указав, что условие договора о праве арендатора передать имущество в субаренду не является предварительным согласием по смыслу п. 3 ст. 157.1 ГК РФ, которое может быть отозвано.
Представляется, что его можно использовать и в данном случае, поскольку он основывается на положениях п. 1 ст. 450, п. 1 ст. 310 ГК РФ, которые по общему правилу применимы и к лицензионным (сублицензионным) договорам (п. 2 ст. 1233 ГК РФ).
Как составить сублицензионный договор
Вы можете составить его по тем же правилам, по которым можно составить лицензионный договор, а именно - в установленной (как правило, письменной) форме согласуйте существенные и иные нужные вам условия.
При этом также учитывайте ограничения, существующие для сублицензионных договоров.
Чтобы подтвердить наличие у лицензиата прав на предоставление сублицензий, вы можете указать реквизиты лицензионного договора и согласия лицензиара (если оно выдавалось в виде отдельного документа).
Сублицензионный договор - образец
Но в судебной практике можно встретить позицию, что это необязательно - отсутствие в сублицензионном договоре ссылки на лицензионный договор само по себе не свидетельствует о несоблюдении требований к его содержанию (Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 18.06.2019 N 08АП-4553/2019).
Какие условия сублицензионного договора признаются существенными
Существенными исходя из п. 1 ст. 432 и п. 5 ст. 1238 ГК РФ признаются следующие условия:
• предмет сублицензионного договора. Согласовать его вы можете так же, как и предмет лицензионного договора - нужно описать объект, указать, чем удостоверяются права на него (пп. 1 п. 6 ст. 1235 ГК РФ);
• способы, которыми сублицензиат может использовать результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Опишите их с учетом тех же правил, по которым можно установить способы использования объекта в лицензионном договоре (пп. 2 п. 6 ст. 1235 ГК РФ);
• перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака, если сублицензионный договор заключается в отношении него (п. 1.1 ст. 1489 ГК РФ);
• вознаграждение лицензиата (сублицензиара), если договор является возмездным. Согласовать его вы можете по правилам о вознаграждении за использование объекта в лицензионном договоре (п. 5 ст. 1235 ГК РФ);
• условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Какие ограничения нужно учитывать при составлении сублицензионного договора
При заключении сублицензионного договора учитывайте ограничения:
• по объему передаваемых прав. Лицензиат может предоставить сублицензиату права на использование объектов интеллектуальной собственности только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предоставляет лицензионный договор ему самому (п. 2 ст. 1238 ГК РФ);
• по сроку, на который заключается сублицензионный договор. Он не может превышать срок действия лицензионного договора. Даже если этот срок превышен, сублицензионный договор считается заключенным только на срок действия лицензионного договора (п. 3 ст. 1238 ГК РФ);
• предусмотренные в согласии лицензиара. Лицензиар, в частности, может дать согласие на заключение сублицензионных договоров только с конкретным сублицензиатом или разрешить лицензиату предоставлять права только в отношении отдельных способов использования объекта интеллектуальной собственности (п. 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10).
Нужно ли регистрировать сублицензионный договор
Нет, закон не предусматривает регистрацию сублицензионных договоров.
Но в ряде случаев потребуется зарегистрировать предоставление права использования объекта интеллектуальной собственности по такому договору.
Например, если по сублицензионному договору предоставляется право использования товарного знака (п. 2 ст. 1235, п. 5 ст. 1238, п. 2 ст. 1490 ГК РФ).
